来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：代丽荣 中国贸促会专利商标事务所
原标题：浅析PCT国际申请办理出口许可证的适用情形
IPRdaily导读：由于PCT国际申请的特殊性，实际上对这个被视为本国申请的指定中国申请权，不能一概而论都需要补交出口许可证，只有属于需要办理出口许可证的情形才适用。也就是我们在前文论述的还要判断其是否为发生在中国境内的贸易行为。本文结合实践，依据对相关法律法规的理解，对申请人如何处理国家知识产权局审查PCT国际申请的技术出口许可证提出应对策略。
在专利代理实践中常常涉及PCT国际申请权由中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让的情形。办理这类申请权转让的过程大多手续复杂，要求严格，相关人员需要出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》（下文统一简称为“出口许可证”）。本文结合实践，依据对相关法律法规的理解，对申请人如何处理国家知识产权局（以下简称“国知局”）审查PCT国际申请的技术出口许可证提出应对策略，希望与读者和同行进行交流。
一《专利法》、《对外贸易法》对出口许可证的规定
根据我国《专利法》第10条，“中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。”这里所述的“法律、行政法规”主要包括《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》。根据《专利审查指南》第一部分第一章6.7.2.2的规定，对于发明或者实用新型专利申请（或专利），转让方是中国内地的个人或者单位，受让方是外国人、外国企业或者其他组织的，应当出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》，以及双方签字或者盖章的转让合同。
根据《对外贸易法》，对外贸易包括技术进出口贸易。根据《技术进出口管理条例》第2条，技术进出口是指从中华人民共和国境外向中华人民共和国境内，或者从中华人民共和国境内向中华人民共和国境外，通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为。并明确规定专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可属于转移技术的行为。
《专利法》以实施转让行为的主体的国籍为判断条件来适用《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》，但其引用的《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》则是以地域为判断条件来规定适用法律的行为。虽然字面上看这两个部门法的规定不够一致，但其相辅相成的立法本意并无偏差，意在保护我国对外贸易经营者的合法权益，并且在实践中也是协调统一的。
由于《专利法》是专门规定我国专利制度的法律，而《对外贸易法》是专门规定对外贸易制度的法律，所以仅从规范专利技术进出口相关规定来讲，《专利法》的表述更为贴切。实践中关于专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可在多数情况下也是基于《专利法》规定的判断条件适用《技术进出口管理条例》。也就是说，理论上《专利法》引用并依据《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》的相关法律条款要求申请人出具的证明文件应该遵照被引用法的规定，但实践中《技术进出口管理条例》反过来是根据《专利法》设立的条件来受理的。上述情形的出现主要是受专利申请及审查制度影响所致。申请人有意愿取得专利保护，必须要申请专利，而要获得专利权，必须满足专利审查要求，专利审查要求申请人提供出口许可证，申请人被动办理出口许可证，商务部受理申请人办理出口许可证的请求。实践中大多数申请人由于不知悉相关规定很难有意识主动办理出口许可证，多是遇到专利审查部门要求出具相关手续时补办该手续，或根据以往经验主动办理的。
二《对外贸易法》对专利技术转移贸易的保护
我国《对外贸易法》为保护对外贸易经营者的合法权益而设立。《对外贸易法》明确规定中国专利申请权和专利权的转移属于《对外贸易法》管辖范围，所以《专利法》根据《对外贸易法》规定了相应的审查要求。由于国知局对发明专利申请要予以公布，对授予的发明专利权和实用新型专利权要予以公告，使专利申请的技术方案成为世界范围内的公知技术，所以准确地讲，《对外贸易法》无法保护专利技术物理位置不出境入境，而是对于发生在境内的涉及转让方或受让方是境外主体的中国专利申请权和专利权的转移；或许可方或被许可方是境外主体的专利实施许可行为进行贸易保护。
根据我国《民事诉讼法》的相关规定，涉外专属管辖的范围不包括技术贸易行为。因此，《对外贸易法》对境外发生的技术交易行为不具有管辖权。也就是说我国权利人在境外进行的专利技术交易或其外国专利申请权和专利权转移或专利实施许可时，均不需要在商务局进行备案登记，即不属于办理出口许可证的情形。
三《专利法》对专利技术跨境的保护
在专利技术保护方面，我国的专利制度相对来说已经是十分完备的了。对于我国境内产生的发明创造，建立了向外保密审查制度及严厉的处罚措施。未经过国知局同意，我国境内产生的发明创造严禁去境外的国家或地区进行专利申请。对于符合《专利法》第4条规定的国防专利或者保密专利，国知局会移交国防专利局进行审查并通知申请人该专利申请予以保密，按照保密专利申请处理，不允许权利人泄露任何信息，当然更不允许转移该专利申请技术。《专利法》上述相关规定有效的保障了涉及国防和国民利益的专利技术不外泄。所以在专利制度设置的屏障下，不会出现涉及国防和国民利益的技术适用《技术进出口管理条例》的交易情形。
四《专利法》依据权利人国籍判断是否需要办理出口许可证
专利权是有地域性的，受我国《专利法》保护的与中国专利申请和专利相关的所有权利本身是无法从境内转移至境外的，但其权利主体是可以由国籍或注册地为境内的主体转移或实施许可给境外主体的，所以《专利法》在规定适用《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》的情形时，用权利人国籍来限定是否适用是个焦点问题。这里还要指出的是，《专利法》及《对外贸易法》所指的境内境外指的是《专利法》及《对外贸易法》适用法域的境内外，不是按照领土主权划分。根据“一国两制”的基本原则，大陆与港澳台地区采用不同的法律体系和知识产权及对外贸易保护制度，所以我国《专利法》及《对外贸易法》不适用港澳台地区。在具体的专利管理上，港澳台地区的法人或个人视为境外主体一样对待，港澳台地区的专利申请及专利同境外专利申请及专利一样对待。
综上所述，《专利法》是对于发生了中转外的中国专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可行为审查技术出口许可证，而并不区分是境内还是境外产生的专利技术。
五要求中国专利或申请优先权去境外申请权的处置是否需要出口许可证
我国《专利法》直接适用的《巴黎公约》关于优先权的规定，根据《巴黎公约》，享受优先权的权利可以单独转让。而权利受让人也应当是《巴黎公约》成员国的法人或者个人，或者是在成员国的领土内有营业所或经常居住所的法人或者个人。
我国《专利法》没有规定审查和登记要求我国专利申请或专利作为优先权进行申请及处置境外专利的要求，仅在审查要求本国优先权的中国专利申请时规定了具体的要求，其审查实质还是对作为优先权的中国专利申请本身的审查或依据职权处置。根据《巴黎公约》，优先权的意义在于在成员国国家局申请专利时享有首次申请的申请日，它的权利是成员国国家局根据《巴黎公约》授予的，所以优先权的法律效力在于受理要求该优先权的外国申请的国家法律如何规定的，而不在于优先权申请本国法律的规定。所以对于优先权转让，我国《对外贸易法》及《专利法》都没有规定要求办理或审查要求国内专利或申请优先权转移的出口许可证。
六PCT国际申请的权利转移
PCT国际申请是根据《专利合作条约》进行的专利申请，对于国际申请中指定非中国国家阶段的申请权发生的转移，应视为准外国或地区的专利申请发生的权利转移。根据《专利审查指南》的规定，进入声明中填写的是指定中国的申请人，所以审查员仅审查指定中国的申请人的权利转移，并不审查指定非中国的申请人发生的任何事宜；另外非中国国家阶段的申请权转移在很大程度上是境外发生的权利转移，所以基本上也不受我国《对外贸易法》关于出口许可证的相关规定管辖。
根据我国《专利法实施细则》，向专利局办理进入中国国家阶段的手续时，国知局会启动国家阶段的程序，其中包括在《专利合作条约》允许的限度内进行的初步审查。由于PCT国家阶段申请的申请日追溯至国际申请日,所以我国的《专利审查指南》第三部分第一章5.10.1.2第2款进一步规定，在国家阶段审查时发现PCT国际申请的变更是由中国内地的单位或个人将申请权转让给外国人、外国企业或者外国其他组织的国家申请审查，适用《专利审查指南》第一部分第一章6.7.2.2关于提供《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》的要求。简单来讲，PCT申请进入中国国家阶段后，国际申请日视为国家申请日，那么国际阶段发生过中转外的指定中国申请权的转移被视为是中国申请权的转移，所以在进入国家阶段后需要补交国际申请的出口许可证。
由于PCT国际申请的特殊性，实际上对这个被视为本国申请的指定中国申请权，不能一概而论都需要补交出口许可证，只有属于需要办理出口许可证的情形才适用。也就是我们在前文论述的还要判断其是否为发生在中国境内的贸易行为。
从审查角度来讲，审查员不用猜度是发生在中国境内还是境外的贸易行为，依据《专利审查指南》的规定，要求申请人补交出口许可证是合理合规的。根据《专利审查指南》第一部分第一章第4.1.3.1节的规定，专利局对本国申请人一般情况下不作资格审查。申请人声明自己具有资格并提交证明文件的，推定申请人有权提出专利申请。其中所要求的证明文件为申请人为自然人或法人资格证明，例如身份证或营业执照。审查员不审查申请专利的权利如何取得及其行为发生地。所以笔者认为从申请人角度来讲，申请人可以依据实际情况答复审查意见，需要补办的补办，不符合补办情形的，递交声明说明交易行为在境外进行的不需要办理出口许可证来答复审查意见。依据上述策略，只要审查员有共同的理解，无论是专利代理师还是申请人都可以顺利解决文章开篇提出的问题。
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作者：代丽荣 中国贸促会专利商标事务所
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
