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国内企业如何申请外国专利

发布日期:2022-11-05      来源:光电产业网      作者:苏州市光通信知识产权运营中心      阅读:193 次

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专利是知识产权的主要组成部分,专利申请布局和专利保护策略对于提升企业的核心竞争力、保持市场地位以及提升企业形象都至关重要。随着经济全球化的发展,中国企业越来越多地参与到国际竞争中。由于专利保护具有显著的地域性,企业的技术和产品要在其他国家和地区获得保护,必须依据当地的法律规定获得专利。因此,申请外国专利就成为企业自我保护和防御的重要手段。那么,国内企业申请外国专利有哪些途径?应该如何选择呢?

、巴黎公约途径:

《巴黎公约》全称为《保护工业产权巴黎公约》(Paris Convention on the Protection of Industrial Property),目前已有170多个成员国,其第四条中规定了已经在本联盟的一个成员国正式提出了发明专利、实用新型、外观设计或商标注册的申请的任何人或其权利继受人,在其他成员国提出同样的申请时应在规定期限内享有优先权。

巴黎公约途径是指申请人依据外国专利法,按照巴黎公约作出的专门规定,在首次提出本国国家专利申请后12个月(发明和实用新型)或者6个月(外观设计)内向外国专利主管机关提出专利申请,并要求享有优先权的途径。

那么享有上述优先权对申请人来说有什么好处呢?

就发明专利申请来讲,中国申请人首次在中国提出发明专利申请(在先申请)后12个月内,再向另一个巴黎公约缔约国或是世界贸易组织的成员国或地区或是与我国签订有双边协议的国家提出专利申请(在后申请)时,在后申请可以享受在先申请日(优先权日)的好处。换句话说,在判断在后申请的专利性时,如:新颖性和创造性,不是以在后申请日为依据,而是以在先申请日,即优先权日为依据。

中国申请人通常在以下情形下选择通过巴黎公约途径申请外国专利:

(1)已经非常明确发明创造在哪些国家有潜在的市场因而有必要申请专利;(2)比较确定发明的授权前景及;(3)希望可以尽快提出申请并尽早得到授权。

尽管巴黎公约途径的优先权制度为申请人提供了许多便利,但对申请人来说仍有一些具体问题需要考虑:

1、时间紧迫

巴黎公约要求申请人必须在自优先权日起12个月内向外国提出专利申请,且各国专利局对于优先权期限通常都不给予任何宽限。如果申请人想就一项发明创造同时申请多个国家的专利,那么需要在优先权期限内准备并完成各个国家专利主管机关的各种不同要求;另外,申请人也需要一定的时间了解其专利申请在各个国家的商业市场价值和其竞争对手的情况以及筹措用于申请的费用,这样很容易因为时间仓促来不及办理各种事务使得申请人丧失在外国提出申请专利的机会。

2、任务繁重

申请人必须在优先权期限内分别办理各国不同的申请手续;尤其是完成申请文件的各种语言文本的翻译工作;并选择和聘请中国以及其他各国的专利代理机构;在向多个国家提出申请的情况下,工作量非常大,任务更加繁重。

3、被动盲目

申请人在优先权期限内通常尚未获知其专利申请相对于现有技术的状况和获得专利权的可能性,申请人在优先权期限内通常难以准确地评估其专利的商业价值,因此无法确定是否有必要在该国取得专利权。但是,为了潜在的利益,多数情况下不得不在十分盲目的情况下花费巨资向外国提出专利申请。如果该申请因专利性问题未能授权,申请人将损失其投入的大量精力和资金。

二、PCT途径:

PCT是指《专利合作条约》 (Patent Cooperation Treaty),目前已有150多个成员国,其是一种专利申请体系,分为国际阶段和国家阶段,国际阶段经由统一的程序处理从而可以简化国家阶段的处理程序。

申请人依据本国以及外国专利法按照PCT制定的专门规定,向本国专利主管机关或国际局提出一件PCT国际申请,从而在所有152个PCT成员国享有同一申请日(优先权日),并且需要在自国际申请日(若要求优先权,则自优先权日)起30个月届满前办理进入指定国国家阶段的手续以获得各个国家的专利保护。

PCT国际申请的程序:

1、提交申请

通过电子提交的PCT国际新申请在当天就可以获得PCT国际申请号,正式的受理通知书需要1个月左右时间签发。申请人应当在申请提交日起30日内缴纳申请相关费用。

2、国际检索

对于要求了优先权的国际申请,一般在自优先权日十六个月内发出检索报告;对未要求优先权的国际申请,则自申请日起九个月内发出检索报告。

3、国际公布

根据条约规定,PCT国际申请自申请日(若要求优先权,则自优先权日)起十八个月后,予以国际公布。

4、国际初步审查

国际初步审查为非强制性程序步骤,申请人可选择提出或不提出国际初步审查要求。申请人提出国际初步审查要求时,至少应选定一个使用国际初步审查结果的国家(选定国)。

PCT国际申请通常于国际申请日(若要求优先权,则自优先权日)起三十个月结束,申请人在此之前应该考虑办理进入指定国国家阶段的申请手续。

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三、如何选择巴黎公约途径还是PCT途径

通过《巴黎公约》途径还是通过PCT途径申请外国专利一直困扰着大多数申请人,因此,申请人需要明白以下几点:

1、PCT在国际阶段没有授权程序。不存在“PCT国际专利”,也就是说仅通过国际阶段并不能得到授权的专利。虽然PCT途径给予申请人更多的时间、更多的帮助,更加的方便和灵活,但PCT途径与巴黎公约途径殊途同归,申请人最终仍然要分别进入各个申请国的国家阶段,接受各个指定国的独立专利审查。

2、PCT途径的基础是巴黎公约途径。PCT途径并没有给予比12个月更长的优先权期限,PCT申请仍然遵循巴黎公约的优先权原则,申请人必须在自首次提出专利申请之日起12个月内提出国际申请。只不过PCT途径可以为申请人提供额外的18个月时间考虑是否进入指定国,这样申请人有更多的时间来考虑PCT国际申请在哪些国家有潜在的市场以及筹措申请费用,而且在此之前,PCT途径会为申请人提供国际检索报告及书面意见帮助申请人了解其申请被授予专利的可能性,以便申请人判断是否进入外国国家阶段或者进入哪些国家。

3、PCT途径的语言优势仅限于国际阶段。在国际阶段,申请人可以仅使用一种语言提出PCT国际申请,进入国家阶段时,仍需按照申请国规定的语言提交申请文件和其他文件的译文,与巴黎公约途径一样。

4、PCT途径并非总是最佳选择。如果申请人仅向少数几个外国国家申请专利,出于时间和费用的考虑,选择巴黎公约途径更为便捷高效。这样既节省了PCT国际申请提交及后续国际阶段的时间,同时还可以节省PCT国际阶段的官方费用(大约1万元人民币)和代理费用。如果申请人向多个国家或地区(通常认为3个以上)申请专利,或者申请人难以在优先权期限内确定具体的国家,选择PCT途径将更有利于申请人。

巴黎公约和PCT(专利合作条约)两种途径各有利弊,申请人应根据实际情况,结合人力、物力、财力等各方面因素权衡考虑,实现对所拥有技术的最高效、最经济和最全面的保护。

来源:创元专利 创元知识产权